La novedad y la actividad inventiva, requisitos indispensables para patentar

LINDA ELIZABETH SERVÍN MORFÍN¹

SUMARIO: I. Introducción. II. Actividad inventiva. III. Novedad. IV. Aplicación Industrial. V. Regulación internacional y su adopción en México. VI. Conclusión.

Resumen. Breve exposición sobre los tres requisitos que marca la Ley de la Propiedad Industrial para patentar un invento y desglose de los mismos a fin de entender la naturaleza de cada uno de ellos, la novedad como algo que no exista en el mundo, la actividad inventiva como el proceso creativo y organizado que realiza el inventor para obtener un resultado y por último, la aplicación industrial como el aprovechamiento económico que obtiene el inventor de la explotación exclusiva que le da el título de patente sobre su invento.

Palabras clave: Propiedad industrial, novedad, actividad inventiva, aplicación industrial.

Abstract. A brief explanation of the three requirements that the Law of Industrial Property points out in order to patent an invention. This, with the purpose of understanding the nature of each of them. Novelty, as something that didn’t exist before. Inventive activity, as the creative and organized process realized by the inventor to obtain a result. And the industrial application, as the economic utility the inventor gets from the exclusive exploitation derived from a patent over his invention.

Keywords: Industrial property, novelty, inventive activity, industrial application.

I ] Introducción

Existen muchos inventores que hoy en día se decepcionan porque creen en la trillada frase de los faltos de ingenio: ya todo está inventado; sin embargo, es claro que no han visto a través del muro que divide lo inventado y lo nuevo.

Este muro que no se atreven a brincar es lo llamado legalmente actividad inventiva, es decir, el conocimiento que mediante diversos pasos va dando resultados de conocimientos fallidos, con errores, casi perfectos, hasta lograr que la concatenación de dichos pasos se haga perfecta al punto de que el resultado es aquello que no existía, o no era del conocimiento en el mundo, entonces se obtiene la novedad.

De lo anterior se desprende que aquel que inventa o genera novedad tiene el derecho a que el Estado le otorgue el derecho de exclusividad a la explotación que del mismo pudiera desprenderse; por el esfuerzo del desarrollo de aquello que es novedoso y le dará una ventaja competitiva e incluso económica, esto según lo refiere como parte de las características esenciales el artículo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que dice: “Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial, en los términos de esta Ley, excepto: …”

II ] Actividad inventiva

El camino a la novedad parece sencillo, pero no lo es. Este camino o actividad inventiva debe tener ciertas características a fin de que se cumpla con la Ley – que en caso que nos ocupa es la Ley de la Propiedad Industrial – puesto que la casualidad que origina o da como resultado algo novedoso no es susceptible de protegerse bajo la figura jurídica de una patente, ya que este tipo de resultados son mejor conocidos como casualidad o descubrimientos.

Lo que refiere el párrafo anterior se debe a que no existe un proceso o método científico o experimental mediante el cual, el inventor pueda narrar como llegó al resultado novedoso. A contrario sensu podemos interpretar que la actividad inventiva se debe caracterizar por existir en su desarrollo un método o proceso, mismo que estará compuestos de una serie de pasos en los que se ordena como se fue llegando al resultado deseado, además de que los momentos donde se obtienen errores o puntos de mejora en el proceso son la probanza más certera de que existió actividad inventiva en el desarrollo del invento. Esta es, por tanto, la segunda característica con la que cuenta el segundo de los requisitos que marca la Ley de la materia en México.

III ] Novedad

En el entendido de que las dos características anteriores no pueden existir la una sin la otra, es por esto que al unirse y recorrer el camino para saltar el muro se encontraran con el resultado novedoso del trabajo realizado.

Y con lo anterior tenemos el cuestionamiento de qué es eso nuevo que la Ley de la materia define como: “todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica”² y que nos deja con un concepto que no satisface del todo al mismo puesto que de aquí se desarrolla un nuevo cuestionamiento ¿qué es el estado de la técnica?, con esta pregunta tratare de explicar y examinar la definición que la Ley de la Propiedad Industrial nos señala a la letra:

Artículo 12.- Para los efectos de este título se considerará como:.- I.-… II. Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero;…

Ahora bien, el concepto que parece simple no lo es del todo, a fin de que podamos reafirmar qué es aquello nuevo, analicemos puntualmente qué es el estado de la técnica; comenzando por entender que el mismo más que un concepto son una serie de características que deben reunirse para que se entienda esta definición.

La primera característica es que son conocimientos técnicos, haciendo muy específico que los conocimientos históricos, artísticos, geográficos, por mencionar algunos no caben en esta característica, es decir, el conocimiento debe tener técnica, puesto que un conocimiento sin ella no podrá encajar en el supuesto de novedad desde el punto de vista inventivo que marca la legislación, ya que es claro que un nuevo conocimiento artístico podrá versar sobre la característica esencial de la originalidad de una obra al grado de obtener protección de ello, según lo contempla la ley de la materia, en este caso la Ley Federal del Derecho de Autor. Con ello también se hace hincapié en que un conocimiento de una técnica de danza o de arte dramático por dar algunos ejemplos, no encajan en el supuesto de la invención por no estar ligadas a un conocimiento técnico, donde este se debe entender como el avance científico o tecnológico y no a la forma de realizar un arte.

El segundo de los requisitos es que los conocimientos técnicos se han hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, este punto debe entenderse como la divulgación de una invención, por lo que el medio empleado para ello no tiene relevancia, es decir, ya sea en un artículo de revista especializada, en una conferencia, en una exposición, en un video o una entrevista en radio o televisión, en un blog de internet o cualquier medio de comunicación, el hacerlo del conocimiento del público hace que se encuentre en ese momento en el estado de la técnica.

La última de las características de esta definición es que la divulgación haya sido realizada en el país o en el extranjero. Esta característica es sumamente importante porque nos da la pauta de que sin importar la parte del mundo donde se dé a conocer la invención, una vez que se ha realizado dicho acto no podrá ser patentado el invento en ningún país o región, aunque éste no haya sido divulgado en dicho territorio.

Obteniendo el precepto jurídico anterior que la novedad deberá ser universal, en otras palabras, no debe conocerse en el mundo dicha tecnología.

Con este requisito finalizamos el estudio del estado de la técnica teniendo como características esenciales para que el invento sea nuevo, las siguientes premisas

• Ser un conjunto de conocimientos tecnológicos o científicos

• No haber sido divulgado o dado a conocer

• No existir dicha tecnología en el mundo

Al reunir las premisas anteriores, se entiende lo que es nuevo según nuestra legislación, característica base para determinar si una invención es susceptible de ser protegida bajo la figura jurídica de una patente.

Aunado a esta característica se debe llevar de la mano la actividad inventiva antes mencionada, que es siempre desarrollada por el generador de la invención, mismo que es y será el elemento base para el desarrollo de la memoria descriptiva o memoria técnica de la solicitud de patente donde se demostrarán que se cumplen con estos requisitos que marca la Ley de la Propiedad Industrial.

IV ] Aplicación industrial

Sin embargo, es imperioso hacer notar que la Ley marca un tercer requisito, mismo que no se analiza a fondo en el presente artículo por tratarse de una obviedad, la aplicación industrial, la cual debe existir a fin de que la protección de la invención tenga un sentido, lo cual significa, que la exclusividad que da el título de patente para su explotación realmente se pueda materializar obteniendo un provecho económico y una ventaja competitiva.

Así pues, al reunir estos tres requisitos que marca la legislación mexicana, primordialmente la novedad y la actividad inventiva, podremos dilucidar si una invención realmente lo es, y hasta qué grado la misma es capaz de dar el derecho de exclusividad sobre la tecnología que pretende proteger, con la máxima figura de protección que es el título de patente, o si bien, puede generar una menor protección por no cumplir con alguno de los requisitos, o si es de imposible protección dentro del territorio mexicano.

V ] Regulación internacional y su adopción en México

En este punto, aclaramos o hacemos el estudio comparativo, que México toma como base para estas características, las establecidas en el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, mejor conocido por sus siglas en inglés como PCT y su reglamento, en los cuales se puede observar como dentro del examen preliminar internacional que se realiza se toman en cuenta estos tres aspectos básicos que hemos venido analizando a fin de saber si la invención puede o no, ser patentada. El artículo 3 de la PCT establece dónde encontraremos las definiciones que analizamos, dándonos así cuenta de que es un tema a nivel internacional:

Artículo 33.- Examen preliminar internacional.- 1) El examen preliminar internacional tendrá por objeto formular una opinión preliminar y no vinculante sobre las siguientes cuestiones: si la invención reivindicada parece ser nueva, implica actividad inventiva (no es evidente) y es susceptible de aplicación industrial.- 2) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará nueva una invención reivindicada si no existe anterioridad en el estado de la técnica, tal como se define en el Reglamento.- 3) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada implica una actividad inventiva si, teniendo en cuenta el estado de la técnica tal como se define en el Reglamento, no es evidente para un experto en la materia en la fecha pertinente prescrita.- 4) A los efectos del examen preliminar internacional, se considerará que una invención reivindicada es susceptible de aplicación industrial cuando, según su naturaleza, pueda ser producida o utilizada (en sentido tecnológico) en cualquier tipo de industria.  La expresión «industria» debe entenderse en su más amplio sentido, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial…³

De lo anterior, y a fin de entender toda su amplitud, el sentido este análisis, tenemos a bien mencionar la definición que da el Reglamento del PCT, sobre el estado de la técnica, que como ya se expuso directamente es quien define el primer requisito que analizamos.

Regla 64. Estado de la técnica a los fines del examen preliminar internacional.- 64.1 Estado de la técnica a) A los efectos del Artículo 33.2) y 3), se considerará que forma parte del estado de la técnica todo lo que se haya puesto a disposición del público en cualquier lugar del mundo mediante una divulgación escrita (con inclusión de los dibujos y demás ilustraciones), siempre que esa puesta a disposición del público haya tenido lugar antes de la fecha pertinente… 64.2 Divulgaciones no escritas En los casos en que la puesta a disposición del público hubiera tenido lugar por medio de divulgación oral, utilización, exposición, o por otros medios no escritos (divulgación no escrita) antes de la fecha pertinente…⁴

Regla 70. Informe preliminar internacional sobre la patentabilidad preparado por la Administración encargada del examen preliminar internacional (informe de examen preliminar internacional).- 70.9 Divulgaciones no escritas. Cualquier divulgación no escrita contenida en el informe en virtud de la Regla 64.2 deberá mencionarse mediante la indicación de su género, de la fecha en la que la divulgación escrita referente a la divulgación no escrita se puso a disposición del público, y de la fecha en la que la divulgación no escrita tuvo lugar en público.- 70.10 Ciertos documentos publicados. Cualquier solicitud publicada o patente a que haga referencia el informe en virtud de la Regla 64.3 se mencionará como tal e irá acompañada de una indicación acerca de su fecha de publicación, de su fecha de presentación y de su fecha de prioridad reivindicada (si la hubiera). Con respecto a la fecha de prioridad de cualquiera de esos documentos, el informe podrá indicar que, en opinión de la Administración encargada del examen preliminar internacional, esa fecha no ha sido válidamente reivindicada.⁵

Con esto, no solo se define el Estado de la Técnica que ya se ha analizado, sino que nos hace ver cómo, aunque nuestra legislación aún es escueta en la explicación sobre el tema de la divulgación oral o escrita, queda explicado mediante la Regla 64.1 y 64.2, en relación con la Regla 70.9 y 70.10, que a todas luces dejan en claro qué puede llegar a ser una divulgación, y con lo cual se rompe el estado de novedad por ser conocido por el público.

Por último tenemos la aplicación industrial, que también se toma como base del PCT y que nos explica o define el Reglamento del mismo, en la Regla 65, la cual cita a la letra:

Regla 65. Actividad inventiva o no evidencia.- 65.1 Relación con el estado de la técnica A los efectos del Artículo 33.3), el examen preliminar internacional deberá tomar en consideración la relación existente entre una reivindicación determinada y el estado de la técnica en su conjunto. No sólo deberá tomar en consideración la relación existente entre la reivindicación y documentos individuales o partes de éstos considerados aisladamente, sino también su relación con combinaciones de dichos documentos o partes de ellos, cuando tales combinaciones sean evidentes para un experto en la materia...⁶

VI ] Conclusión

Lo anterior demuestra, que si no existe una vinculación entre la actividad inventiva y la novedad desarrollada en la invención con la aplicación industrial, ésta no será una candidata para optar por el título de patente. Es importante hacer ver que a nivel internacional estos requisitos son básicos con el estudio de una invención, de tal forma que nuestra legislación las adopta y las hace suyas a fin de que estos conceptos rijan a los inventores y empresas que pretendan desarrollar tecnología y que deseen protegerla de forma exclusiva.

Es entonces que por estos conceptos que podemos lograr que el inventor entienda el alcance que le puede otorgar la Legislación Mexicana, dándole el máximo derecho y cuando deber comprender que el desconocimiento de una tecnología en una parte del mundo o el desarrollo de la misma en otra parte del mundo pude impedir que llegue a ser susceptible de protección y exclusividad aquello que él desarrollo y a lo que pretende llamarle invención y que no lo es, porque rompe con alguno de los requisitos de patentabilidad.

Fecha de recepción: 14 de noviembre de 2015

Fecha de aprobación: 28 de marzo de 2016