Reforma a la Ley de la Propiedad Industrial en Materia de Marcas de mayo de 2018

RICARDO VINICIO RODRÍGUEZ PRINTZEN¹

SUMARIO: I. Introducción. II. Conceptos y antecedentes.

III. Retos que se avecinan para la Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. IV. Conclusiones.

Resumen. El autor aborda la reciente reforma a la Ley de la Propiedad Industrial², analizando el nuevo concepto de Marca, la implementación de nuevos signos distintivos para su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sus antecedentes y su expansión en materia de protección mediante nuestro sistema jurídico vigente. Asimismo, reflexiona sobre la complejidad y retos que tendrá el mencionado Instituto a partir de la presentación de las solicitudes de registro de Marca en estas nuevas modalidades.

Palabras clave: Ley de la Propiedad Industrial, marca, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Abstract. The author tackles the recent reform to the Industrial Property Law, analyzing the new concept for Trademark, the implementation of new distinctive signatures for its register before the Mexican Institute of Industrial Property, its background and expansion in matters of protection by our actual law system. Likewise, he ponders about the complexity and challenges the Institute will go through starting with the presentation of applications for the registry of Trademarks in these new modalities.

Keywords: Industrial Property Law, Trademark, Mexican Institute of Industrial Property.

I ] Introducción

Una de las áreas del derecho administrativo que más avances y evolución ha tenido durante los últimos años es precisamente la Propiedad Intelectual, esto como resultado del desarrollo y materialización de la capacidad creativa y cognoscitiva del ser humano. Lo anterior mediante la expresión de ideas, implementación de procedimientos o con la puesta en marcha de acciones que vienen a auxiliar, solucionar y satisfacer necesidades que van surgiendo, las cuales pueden ir dirigidas a simples actividades cotidianas tales como la entrega a domicilio de productos básicos comprados a una tienda de auto servicio, como también a diligencias más complejas o técnicas como pudiera ser la programación de un sistema de automatización de maquinaria que sustituya a una persona en el desempeño de una actividad laboral y, de esa forma, se vuelva más eficiente el respectivo proceso.

Un conocido principio rector en materia económica dispone que entre mayor oferta de comercializadores y profesionales que se ponga a disposición en el mercado, mayor será la calidad de los bienes y servicios a favor del público consumidor. Entonces, aquellas personas que inviertan más en sus procedimientos de producción, materiales e insumos, capacitaciones a su personal y atención a clientela, por mencionar algunos supuestos, tendrá como consecuencia que su prestigio sea mayormente reconocido y el valor de su marca tenga la misma suerte de crecimiento en el mercado.

La capacidad inventiva del ser humano aunada a la innovación en materia de publicidad surgida por las inversiones cada vez mayores de los comerciantes, ha provocado que en periodos recientes las personas sean capaces de relacionar un bien o servicio, provocando que decisión del adquirente respecto a un determinado productor o prestador sea influenciada por la imagen visual que ofrezca un establecimiento comercial, o por el simple olfato y sonido que emane de un medio o elemento ocasionando que un consumidor promedio elija sobre varias opciones que el mercado le ofrece. Por ello, es que el derecho de la propiedad intelectual, específicamente en materia de marcas, se ha visto en la necesidad de desenvolverse de forma más práctica y, como consecuencia evolucionar en los sistemas jurídicos internacionales.

Derivado de lo anterior, han surgido nuevos signos distintivos que ahora son incorporados a nuestro sistema jurídico y que, en base a la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial (En lo sucesivo la LPI), es que ahora se define a la marca como todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado³. De esta definición observamos que la marca ahora es considerada como un elemento que no solo está formado por letras, números, figuras, diseños y/o símbolos, detectado exclusivamente por el sentido de la vista del ser humano, sino que ahora se incorpora la apreciación e interpretación de la marca a través del sentido del olfato y oído, generando una relación directa e inmediata con un bien o servicio determinado, distinguiéndose de otros de naturaleza similar que se ofrezcan al público consumidor.

Es entonces que, con la reforma a la LPI publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018, encontramos ahora que pueden constituir como marca los sonidos⁴, los olores⁵ y la pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado⁶, los cuales definitivamente vienen a implementar un nuevo signo de distinción de comercializadores en el mercado y que buscan llamar la atención del público consumidor mexicano de formas que, si bien es cierto ya venían siendo utilizadas anteriormente, ahora contarán con la protección legal por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) mediante sus registros respectivos y reconocimiento de derecho de uso exclusivo, por ello, previo a opinar respecto a los retos que tendrá la mencionada autoridad federal con la incorporación de estos nuevos signos distintivos, señalaremos a continuación algunos casos de éxito de registros de marca de tipo auditivo y olfativo, así como de los ahora conocidos como de Imagen comercial o Trade dress, lo anterior en Estados Unidos de América y en la Comunidad Europea.

II ] Conceptos y antecedentes

¿Qué es una marca auditiva o sonora? A fin de definir dicho concepto, es importante considerar primero el significado de sonido, el cual es agregado expresamente a nuestra legislación aplicable y es definido por la Real Academia Española como sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire. Entonces, considerando lo previsto por el artículo 88 de la LPI así como por la anterior definición, podemos concluir que una marca auditiva o sonora consiste en la emisión de un sonido o una composición musical que es capaz de relacionar de manera precisa un bien o servicio al ser apreciado por cualquier consumidor mediante el sentido del oído.

La legislación europea tiene contemplado este tipo de marcas en el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015⁷, estableciendo que los sonidos podrán constituir marcas con la condición de que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representados de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Actualmente existen aproximadamente doscientos registros de marcas auditivas o sonoras vigentes ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea⁸, entre ellas de empresas comercialmente conocidas como el sitio web de búsquedas Yahoo y la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald's. Asimismo, en la legislación estadounidense también se contemplan las marcas de tipo auditivo o sonoro. La Rules of Practice & Federal Statues de la U.S. Trademark Law, establece que debe acompañarse a la solicitud de registro una descripción detallada de la marca⁹. Entre los registros que se encuentran vigentes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, tenemos el característico rugido de león de la empresa cinematográfica Metro Goldwyn Mayer¹⁰, así como la famosa melodía de las caricaturas conocidas como los Looney Tunes¹¹.

Respecto a las marcas olfativas, previo a intentar definirlas, debemos tener en cuenta dos circunstancias: por un lado, el significado del sentido del olfato, que según la Real Academia Española, consiste en el sentido corporal con el que se perciben aromas y sustancias dispersas, y por otro lado como señala según Martin Lindstrom, experto en marcas corporativas y del consumidor, el olfato es particularmente potente para evitar el pensamiento consciente y crear asociaciones con recuerdos y emociones¹², señalando además dicho que estima que el 75 por ciento de nuestras emociones se generan por lo que olemos¹³, de ahí que podríamos concluir que la sensación de un olor es susceptible de relacionar marcas de bienes y servicios específicos, lo cual evidentemente resulta algo muy atractivo para los productores y prestadores de servicios, pues el hecho de experimentar un aroma agradable al momento de abrir el empaque de un producto determinado, o bien, al entrar a un establecimiento comercial, puede provocar un convencimiento directo e inmediato para el consumidor, sin considerar la composición del bien o incluso su calidad. De este tipo de experiencias sensoriales es precisamente de donde se afianzan las marcas olfativas, las cuales podríamos definir como aquellas cuyos aromas u olores son capaces de hacer referencia a determinado producto o servicio, distinguiéndolo de otros de su misma especie, o de otras marcas, siempre y cuando sean susceptibles de ser identificadas tanto por las dependencias en materia de propiedad industrial como por el público consumidor.

Existen interesantes antecedentes de éxito de registros de marcas olfativas¹⁴: tales como un olor a cereza para lubricantes sintéticos o bien, un olor con reminiscencias de menta para mascarillas de uso médico, esto ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, así como algunos verificados en Reino Unido, como una fragancia floral que recuerda al perfume de rosas para neumáticos, o bien, el olor acre de la cerveza amarga para unos dardos.

No obstante lo anterior y a pesar de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, la legislación europea en materia de marcas aún no reconoce los olores y aromas como marcas, a pesar de que sí se han reconocido en Estados europeos como Francia, Holanda, Reino Unido, pues se considera como motivo de denegación absoluto de este tipo de registro de marcas el hecho de que no existe ninguna tecnología que pueda hacer posible la representación de una marca olfativa en el Registro de una manera legalmente aceptable¹⁵. Sin embargo, considerando las diferentes legislaciones y casos de éxito a nivel internacional que sí reconocen, o bien, están empezando a reconocer las marcas olfativas, muy probablemente sea cuestión de tiempo para que comiencen a inscribirse este tipo de marcas.

La legislación marcaria de los Estados Unidos de América sí tiene previsto el trámite de registro de las marcas de aromas u olores, el cual exige se acompañe una descripción detallada de la marca en la solicitud correspondiente¹⁶. Podemos mencionar un tipo de sandalia con aroma a goma de mascar¹⁷, o bien, de ukuleles con aroma a piña colada¹⁸, como registros exitosos de marcas olfativas en los Estados Unidos.

De igual modo se tiene la protección jurídica de la Imagen comercial o Trade dress. Su antecedente proviene de la protección de algunos casos del siglo XIX con respecto a empaques, estuches o recipientes en los cuales se vendían los bienes, si estaban preparados en una forma peculiar o nueva (Cook v. Starkweather)¹⁹. Por otro lado, Thomas Farkas señala²⁰ que la Asociación Internacional de Marcas (INTA por sus siglas en inglés) confirma que el Trade dress puede ser considerado como una imagen comercial general (observar y sentir) de un producto o servicio que indica o identifica la fuente del producto o servicio y la distingue frente a otras, pudiendo incluirse el diseño o configuración del producto; el etiquetado y empaque de los bienes; y/o la decoración o ambiente en que los servicios son prestados. Señalando también que el Trade dress puede consistir en elementos como tamaño, forma, color y textura, en la medida de que dichos elementos no sean funcionales.

Un antecedente de protección legal de la Imagen comercial o Trade dress muy conocido es el de la marca tridimensional de los establecimientos comerciales de Apple Inc., el cual inició en noviembre de 2010 con el registro de la marca tridimensional de las tiendas insignias de dicha empresa mediante un dibujo multicolor, lo anterior por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, para lo cual, Apple Inc. solicitó la extensión internacional de la marca de mérito bajo el Protocolo de Madrid, siendo aceptada en algunos Estados pero denegada por la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, al considerar que:

La representación de espacios destinados a la venta de productos de una empresa no es sino una representación de un aspecto esencial del comercio de dicha empresa. A su juicio, si bien es cierto que el consumidor puede interpretar la disposición de tal espacio como un indicio del valor y de la categoría de precio de los productos, dicho consumidor no percibirá tal disposición como una indicación del origen de los mismos. Asimismo, consideró que el espacio de venta representado en el caso de autos no se distinguía suficientemente de las tiendas de otros suministradores de productos electrónicos²¹.

Por lo cual Apple Inc. recurrió dicha negativa de registro y el citado órgano jurisdiccional europeo resolvió lo siguiente:

Los artículos 2 y 3 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que la representación de la disposición de un espacio de venta de productos por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones sobre el tamaño o las proporciones puede registrarse como marca para servicios consistentes en prestaciones relativas a dichos productos pero que no formen parte integrante de la comercialización de éstos, siempre que dicha representación sea apropiada para distinguir los servicios del autor de la solicitud de registro de los de otras empresas y que no se opongan a ello ninguna de las causas de denegación establecidas en la Directiva²².

De esta sentencia advertimos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió la viabilidad legal de proteger como marca la representación de un espacio de venta, siempre y cuando pueda distinguir sus servicios frente a otros de la misma naturaleza y ofrecidos por diferentes comerciantes.

Por último, vale la pena mencionar que mediante el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP), suscrito el 04 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda, del cual México forma parte, las partes se comprometieron a contribuir al crecimiento económico, crear nuevas oportunidades para los negocios y establecer un marco legal y comercial predecible para el comercio y la inversión a través de reglas mutuamente ventajosas²³. En su Capítulo 18 denominado Propiedad Intelectual²⁴, específicamente en el artículo 18.18, se acordó que no puede denegarse el registro de una marca solo por el hecho de que el signo que la componga sea un sonido, así como el hecho de que realizarán los mejores esfuerzos para registrar marcas olfativas, por lo que vemos aquí uno de los primeros compromisos del Estado Mexicano para incorporar estos tipos de registros de marcas no tradicionales en su sistema jurídico vigente.

III ] Retos que se avecinan para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

De una lectura que se realice al numeral 89 de la LPI, puede observarse la posibilidad real, material, legal e inmediata de realizar registros respecto a los sonidos, los olores y la Imagen comercial o Trade dress ante el IMPI, reconociendo expresamente que dichas modalidades constituyen marcas. El artículo 113 de dicho ordenamiento jurídico exige acompañar a la solicitud de registro de marca: la representación del signo que constituya la marca

Por lo tanto, si consideramos lo previsto en el Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto de 2018, tendremos que si se pretende registrar una marca auditiva o sonora, podrá presentarse mediante pentagramas, fonogramas o, en su caso, onomatopeyas, además de que debemos acompañarse una descripción detallada de dicha marca y un soporte material que contenga el archivo digital que reproduzca el sonido de mérito. En consecuencia que el IMPI tendrá la obligación de dar trámite a cualquier tipo de solicitud de registro de marca de esta naturaleza y, como consecuencia de ello, resolverla de manera fundada y motivada.

No obstante el registro de marca y puntualizando, en los términos de la fracción V del artículo 89 de la LPI, constituyen marcas todos los sonidos, debemos entender que cualquier tipo de ruido, sonoridad o expresión fonética puede ser tramitada como marca auditiva o sonora, incluso sonidos cotidianos o comunes, como los de un portazo, la sirena de una ambulancia, o los conocidos Jingles, siempre y cuando cumplan con el objeto de distinguir un producto o servicio con respecto a uno diverso de la misma naturaleza, así como los requisitos previstos en las modificadas Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por ello el IMPI estará obligado a tramitar y resolver toda solicitud de registro de marca auditiva o sonora que se le presente sin contar aún con criterios de resolución de fondo previamente determinados.

No obstante lo anterior, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial tendrá que ser precavido, exhaustivo y congruente en el estudio de las solicitudes de registro de marcas auditivas o sonoras, teniendo cuidado, que sean lo suficiente precisos para determinar el objeto de su protección. De lo contrario, estar otorgando registros de marcas auditivas o sonoras simplemente porque constituyen sonidos y son susceptibles de representación, provocarían que este tipo de trámites se vuelvan ociosos al no cumplir con la finalidad de distintividad de un productor, comercializador o prestador de servicios, aunado a que originaría mermas económicas cuantiosas e innecesarias para el propio IMPI.

Por otro lado, el IMPI tendrá que realizar un correcto análisis respecto a que la representación propuesta como registro de marca auditiva o sonora no se trate más bien de una obra cuya protección le competa jurídicamente al Instituto Nacional del Derecho de Autor por tratarse obras de carácter artístico, teniendo en consideración que el propio artículo 90, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial contempla este supuesto como una causal de no registrabilidad de marca.

Otra dificultad que pudiera aparecer en la tramitación de las solicitudes de registro aludidas, consiste en la representación del signo que constituya la marca, pues como establece el artículo 88 de la LPI, debe determinar el objeto claro y preciso de la protección, por lo que si se pretende registrar un ladrido de un perro, por mencionar un ejemplo, no todos los perros ladran igual, por lo que dicha representación debe ser lo suficientemente clara y precisa para que cualquier persona pueda distinguirla, de ahí que nos encontramos con una posible problemática de distintividad de la marca auditiva y sonora, la cual no pueda relacionarse con la determinación del objeto claro y preciso de la protección amparada o que se busca amparar con la marca.

En cuanto a las marcas olfativas, debemos considerar que el ser humano no tiene completamente desarrollado su sentido de olfato, lo cual podrá generar una problemática para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la Ley de la Propiedad Industrial no exige ningún requisito técnico para representar el signo olfativo, sino que las modificadas Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial simplemente exigen que se describa la marca y que, en caso de duda, se requerirá por la exhibición del producto al que se le aplicará la marca.

Finalmente, tenemos la incorporación del Trade dress o Imagen comercial, lo cual viene a establecer una opción atractiva para los productores, comercializadores y prestadores de servicios, al poder imprimir una distintividad a los empaques o envases de sus productos, o bien, en cuanto a establecer una imagen particular y única que quede marcada en la mente del público consumidor.

Uno de los beneficios de este nuevo tipo de registros marcarios es evitar la competencia desleal entre comerciantes que ofrezcan bienes o servicios de la misma naturaleza, lo anterior no solo para evitar que se genere confusión en el público consumidor, sino también para proteger la inversión económica en temas de diseño, publicidad, marketing o incluso propiedad intelectual. De ahí entonces, que marcas importantes y reconocidas tendrán la opción de proteger los elementos figurativos de sus productos y negociaciones, tales como Banamex, Superama, Crocs, Apple, por mencionar algunos ejemplos.

En el caso del Trade dress o Imagen comercial, debemos también considerar que no podrán registrarse marcas que sean funcionales y meramente ornamentales, pues las primeras corresponden a las patentes o incluso modelos de utilidad, mientras que las segundas serían materia de diseños industriales o incluso de obras de arte aplicado cuyo conocimiento sería del Instituto Nacional del Derecho de Autor, razón por la cual el IMPI deberá tener un especial cuidado al momento de analizar las solicitudes de registro de marca que se le presenten en estos términos. Igualmente, el IMPI tendrá que observar debidamente que la representación del signo de Imagen comercial o Trade dress permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, lo anterior a fin de que no se le otorgue al titular del registro de marca un derecho de uso exclusivo frente a otros que si se pueden distinguir en el mercado, por ejemplo, el barril de cerveza de marca Heineken que puedes encontrar en tiendas de autoservicio es llamativo y peculiar, sin embargo, su diseño no es único, toda vez que existen otras marcas como Bitburger, Newcastle y Kuntsmann, por mencionar algunas, que son similares, que ofrecen el mismo producto y que sí podrían generar confusión en el público consumidor al momento de decidir entre una cerveza y la otra, considerando incluso que se tratan de distintos tipos de sabores y fermentación, aunado al hecho de que el tipo de envase sería más propio de ser protegido a través de un diseño industrial.

IV ] Conclusiones

Se pueden observar bondades en la reforma a la LPI. Es positivo que nuestro sistema jurídico no de la espalda a la evolución del mercado, así como a los nuevos esquemas de comercialización, marketing y publicidad de los bienes y servicios, protegiendo las inversiones económicas que han realizado los comercializadores a fin de ofrecer opciones originales, atractivas y llamativas, así como diferentes conductos de venta para atraer la atención del público consumidor, razón por la cual resulta positiva la idea de reconocerles el derecho de uso exclusivo emanando de la capacidad creativa. Existen otros tipos de marcas no tradicionales que aún están en espera de ser incorporadas a nuestra legislación, tales como las marcas gustativas, táctiles, de posición o en movimiento que seguramente en los próximos años formaran parte de las opciones de protección que garantizará el IMPI.

Sin embargo, surgen dudas debido a la falta de criterios de resolución de fondo que asumirá el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a partir de la entrada en vigor de la reformada Ley de la Propiedad Industrial, pues incluso el propio licenciado Eliseo Montiel Cuevas, actual Director Divisional de Marcas del IMPI, con motivo de la conferencia denominada Reformas a la Ley de la Propiedad Industrial en materia de signos distintivos y en materia de invenciones celebrada el pasado lunes 30 de julio de 2018 en el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, manifestó que sobre la marcha irán asumiendo estos criterios. El funcionario reconoció que no tienen aún contemplada la manera en que darán trámite y resolverán este tipo de solicitudes de registro de marcas no tradicionales, lo cual puede implicar diversas violaciones a principios constitucionales imprescindibles como los de legalidad, equidad y seguridad jurídica.

Bibliografía